于高瞻

       審查指南第2部分第10章規定：對于僅用結構和/或組成特征不能清楚表征的化學產品權利要求，允許進一步采用物理-化學參數和/或制備方法來表征。事實上，隨著化學領域技術的日新月異，越來越多的新產品已經難以僅用結構和/或組成特征清楚表征，因此在化學領域的發明專利中，使用參數特征對產品權利要求進行限定以區別于現有技術的做法并不少見。

引言

       審查指南第2部分第10章規定：對于僅用結構和/或組成特征不能清楚表征的化學產品權利要求，允許進一步采用物理-化學參數和/或制備方法來表征。事實上，隨著化學領域技術的日新月異，越來越多的新產品已經難以僅用結構和/或組成特征清楚表征，因此在化學領域的發明專利中，使用參數特征對產品權利要求進行限定以區別于現有技術的做法并不少見。然而，包含參數限定的權利要求的新穎性和創造性的審查標準，一直是審查員和專利代理師之間爭論不休的焦點。筆者希望通過一個行政判決案例，理清法官對于用參數特征限定的產品權利要求的態度，以期為讀者帶來一定的思考和啟示。

關鍵詞：參數限定　產品權利要求　新穎性　創造性　推定原則

       筆者在從業過程中接觸過大量權利要求包含參數限定的產品發明，但在實審甚至是復審過程中，審查員對參數特征的審查標準似乎顯得并不統一。例如，當產品權利要求中的某一參數特征并未被最接近的現有技術明確公開時，有些審查員會將該參數特征認定為區別技術特征然后進行創造性的評價，有些審查員卻會以該參數無法將要求保護的產品與對比文件產品區分開而推定要求保護的產品與對比文件產品相同，繼而得出發明不具有新穎性的結論。雖然審查指南對新穎性推定原則有明確的規定，但在判斷何時適用新穎性推定原則時，難免會摻入審查員的主觀因素。

       根據審查指南的規定，對于包含參數特征的產品權利要求，應當考慮權利要求中的參數特征是否隱含了要求保護的產品具有某種特定結構和/或組成。如果該參數隱含了要求保護的產品具有區別于對比文件產品的結構和/或組成，則該權利要求具備新穎性；相反，如果所屬技術領域的技術人員根據該性能、參數無法將要求保護的產品與對比文件產品區分開，則可推定要求保護的產品與對比文件產品相同，這就是所謂的新穎性推定原則。

       筆者認為，制定新穎性推定原則的初衷正是為了配合行政節約原則的要求。在化學領域中，參數的類型多種多樣，參數從形式上說表現為數值或數學表達式，從內容上說反映的是結構、組成、性能和/或效果。例如，晶型的X射線衍射圖特征峰值能夠直接體現產品的結構，而熔點、強度、模量等參數直接體現產品的性能。之所以在發明的實質審查中對于包含參數特征的產品權利要求適用推定不具有新穎性的原則，是因為表征產品物理化學性質的參數多種多樣，對同一產品的不同物理化學性質的描述會使同一產品出現不同的表征形式。對于一些隱含了產品具有某種特定結構、組成的參數，本領域技術人員可以判斷以該參數限定的產品與現有技術的區別。但由于現有技術對產品的公開很難窮盡所有參數，本領域技術人員對于一些參數無法判斷其限定的產品與現有技術的區別，如果該產品實質與現有技術所公開的產品相同，只是對現有技術未明確披露的參數進行了描述，就會不當地獲得授權。由于行政機關在審查中缺少驗證對比文件是否公開了相應參數的必要手段和條件，因此新穎性推定原則的制定能夠在一定程度上節約行政資源，是對行政節約原則的良好體現。

       然而，所謂的“新穎性推定原則”并不能反映基礎事實和推定事實之間的邏輯關系，只能反映二者之間的法律關系，因此僅僅是法律層面的推定，并不是事實層面的推定。法律層面的推定有可能存在推定事實違背基礎事實的情況，為了避免審查員使用“新穎性推定原則”一刀切地否定由參數限定的產品權利要求的新穎性，審查指南進一步規定：若申請人能夠根據申請文件或現有技術證明權利要求中包含參數特征的產品與對比文件產品在結構和/或組成上不同，則認為該權利要求具備新穎性。也就是說，由于申請人對于其提交的申請文件的內容和撰寫方式有自由決定權，其既然采用了參數特征進行限定，為了避免上述不當授權的出現，就具有說明專利申請區別于現有技術的義務，如果通過所述參數不能明顯判斷權利要求請求保護的產品與對比文件所公開的產品的結構和/或組成不同，則采用推定的方式得出權利要求不具備新穎性的結論，將舉證責任留給申請人。如果申請人提交的證據、意見陳述不能表明對比文件的產品與權利要求請求保護的產品不同，則應承擔舉證不能所帶來的相應后果，但是如果申請人可以證明由參數限定的權利要求與對比文件的產品不同，則新穎性推定原則的邏輯基礎將不復存在。

案例回顧：(2015)京知行初字第2556號一審行政判決書

       專利復審委員會于2014年12月10日針對伊士曼公司對其第200780001225.7號“獲自磺基聚酯的水可分散的纖維和多組分纖維”發明專利申請所提出的復審請求作出第80170號復審請求審查決定。

       在第80170號復審請求審查決定中，復審委指出：本申請權利要求1限定磺基聚酯在240℃在1弧度/秒的應變速率下測量顯示出小于12 000泊的熔體粘度，在對比文件1僅公開了其磺基聚酯的玻璃化轉變溫度而未披露熔體粘度范圍的情況下，本領域技術人員根據本申請和對比文件1披露的信息不能確定二者在磺基聚酯的熔體粘度方面是否存在不同，而伊士曼公司也沒有證明二者的熔體粘度確已構成區別，不能認定本申請權利要求1與對比文件1的磺基聚酯在熔體粘度方面存在區別，因此推定兩者具有相同的熔體粘度，將本申請權利要求1與對比文件1的區別技術特征認定為：（1）權利要求1限定了多組分纖維的初紡旦數小于6單絲旦數；（2）權利要求1的磺基聚酯含有60-80m0l％的對苯二甲酸的一種或多種殘基和0-30m0l％的間苯二甲酸，而對比文件1的磺基聚酯含有約50-約96m0l％的對苯二甲酸的一種或多種殘基，基于總酸殘基。針對這兩條區別技術特征，復審委以其屬于常規技術手段的理由最終得出了發明不具有創造性的結論。

       在(2015)京知行初字第2556號一審行政判決書中，法官給出的結論是：本案中適用參數特征推定原則的基礎不存在，本申請權利要求1對熔體粘度的限定系對一種不同成分的磺基聚酯的性質的進一步限定，構成與對比文件公開的技術方案的區別。因此被訴決定對本申請權利要求1與對比文件1之間的區別特征認定錯誤，據此對本申請權利要求1進行的創造性判斷缺乏依據。撤銷了被告中華人民共和國國家知識產權局專利復審委員會作出的第80170號復審請求審查決定。

       通過上述案例不難發現，復審委在審查過程中對產品權利要求中的參數特征適用了推定原則，即推定本申請權利要求1與對比文件1的磺基聚酯在熔體粘度方面不存在區別，但同時又認可了特征（2）構成權利要求1和對比文件1之間的區別技術特征。由于特征（2）直接反映了磺基聚酯的組成，也就是說復審委認可了本申請權利要求1的磺基聚酯與對比文件1的磺基聚酯在組成上存在區別。顯然復審委將組成特征（2）認定為區別技術特征同時又對參數特征適用推定原則的做法在邏輯上是說不通的。

       上述行政判決案例給我們提供了很好的啟示。代理師在實務操作中，對于審查員使用推定原則評價的參數特征通常會存在“犯怵”的心理，由于相比于組成、形狀、結構這些一目了然的具體特征，參數是看不見、摸不著的抽象特征，況且化學又屬于實驗科學，究竟哪些參數暗含了物質具有不同的組成和結構，哪些參數屬于使用不同手段對相同產品的表征，代理師受限于專業知識、實驗手段等限制因素有時并不能清楚判斷。另外從申請人角度來講，有些對比文件本身公開地就不夠充分，即便申請人具備實驗條件也無法提供相應的實驗數據，或者有些申請人出于時間、費用的考慮干脆直接認可審查員使用推定原則得出的結論，在這樣的局面下，為了使專利授權進度順利推進，申請人就不得不對權利要求的保護范圍進行限縮，假設申請人在答復審查意見時在權利要求中新增一條技術特征并且獲得授權的話，專利權人在后續權利行使的過程中將會出現非常尷尬的局面。如果按照審查員的觀點，參數特征對權利要求的保護范圍沒有限定作用，但是按照侵權階段的判定，權利要求的保護范圍需要考慮權利要求中的所有特征，此時參數特征對保護范圍又是有限定作用的，專利權人提起侵權訴訟時，需證明被訴侵權產品的所有特征（包括參數特征）都落入權利要求限定的范圍之內。即便涉嫌侵權產品除參數特征之外的其余特征均落入權利要求的保護范圍之內，專利權人此時也無法主張自己的權利。另外，如果申請人想在實審過程中通過刪除參數限定避免上述情況出現時，又極有可能因為不滿足專利法第33條的規定而無法被審查員接受。這種進退兩難的局面必定會引起申請人、專利權人的疑惑和不滿，不利于專利權和公眾利益之間的平衡。

       為了避免上述尷尬局面的出現，筆者建議代理師在面對審查員使用推定原則評價的參數特征時，要采取更為謹慎的態度，本著使客戶利益最大化的原則，盡可能的深入挖掘申請和現有技術的技術細節，要相信任何微小的細節差異都有可能從實質上推翻審查員使用推定原則的邏輯基礎，不要輕易讓參數特征變成被“架空”的技術特征。

       當然不能否認的是，對于某些包含參數限定的權利要求，即便代理師和申請人使出“洪荒之力”，可能也無法找到突破口來證明要求保護的產品和對比文件的產品在組成和結構上存在不同，此時的參數限定就不得不變成“有名無實”的空殼。為此，對于涉及物理/化學參數的產品發明的申請文件的撰寫，筆者基于自己的從業經驗和上述案例給出的啟示，為申請人或專利代理師提供一些建議：

      （1）盡量避免在產品權利要求中使用參數特征進行限定。正如上文所述，目前審查員對參數特征的審查標準和尺度難免存在標準不統一的情況，出于程序節約原則的考慮，大部分審查員仍然傾向于對參數限定采取推定原則，從而將舉證責任轉移給申請人，若參數特征不屬于解決技術問題的必要技術特征時，需要盡可能避免在產品權利要求中使用參數特征進行限定。

      （2）如果在產品權利要求中不得不使用參數特征限定時，需要額外注意專利法26條4款關于清楚和支持的要求。對于非本領域公知參數，說明書中需要記載該參數的具體測量/計算方法、測量條件、測量裝置等，對于本領域公知但是存在多種已知測量方法的參數，說明書中需要明確采用的是哪種測量方法，但無需對方法進行具體描述。若參數特征表現為數值范圍的形式，說明書中至少要記載數值范圍的兩個端點值和一個中間值的實施例，若實施例數 量足夠的話，參數特征的數值范圍盡可能采用層層遞進的方式加以撰寫，為將來的實審留下修改空間。

       （3）若要求保護的產品與現有技術產品的區別只能通過參數特征體現，申請人需要做好后續可能需要提供補充實驗數據的準備，即便參數特征被認定為區別技術特征，很多由參數限定的產品權利要求在創造性爭辯過程中仍然存在不小的阻力。具體地，如果參數特征是為了解決技術問題而具體采用的技術手段，而且參數所對應的效果與發明解決的技術問題并不一致，審查員認可創造性的概率相對較高。相反，如果參數特征體現的是化學產品最終的性能效果，與發明要解決的技術問題一致的話，則創造性被認可的概率將不容樂觀。