于高瞻

引言

按照創造性評述三步法的邏輯，最接近的現有技術是判斷三步法的基礎，只有最接近的現有技術選取正確，后續實際解決的技術問題的判斷才能避免內在的邏輯問題，結合啟示的說理也更客觀合理。本文從創造性的概念和三步法入手，結合具體案例來探討分析：當存在多篇與發明屬于相同技術領域且各自公開了不同內容的現有技術時，應該如何從重構發明的過程出發正確地選取最接近的現有技術。

關鍵詞：創造性 三步法 最接近的現有技術 重構發明的過程 

根據中國專利法第22條第3款的規定：創造性，是指同申請日以前已有的技術相比，該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質性特點和進步?！秾＠麑彶橹改稀芬幎ǖ挠糜谂袛鄤撛煨缘?ldquo;三步法”包括：（1）確定最接近的現有技術；（2）確定發明的區別特征和發明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。

根據《專利審查指南》的相關規定，最接近的現有技術應該是與要求保護的發明最密切相關的一個技術方案。至于何為“最密切相關”，《專利審查指南》以例舉的方式規定了選擇最接近的現有技術需要考慮的因素：可以是與要求保護的發明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或者用途最接近和/或公開了發明的技術特征最多的現有技術，也可以是與要求保護的發明技術領域不同，但能夠實現發明的功能，并且公開發明的技術特征最多的現有技術?？梢?，確定最接近的現有技術可以從技術領域、技術問題、技術手段、技術效果等多個方面進行考慮。從這個角度來看，在創造性判斷中最接近現有技術的選擇存在一定程度的主觀性。

但是，當最接近的現有技術選擇不當時，容易導致審查員對技術方案的理解出現偏差，因而申請人對最接近現有技術的確認對創造性的爭辯也尤為重要。以下結合一個實際案例，具體分析如何從重構發明的過程出發來選擇最接近現有技術。

實際案例

      一件發明名稱為“具有改進的磨損和滾動阻力性能的輪胎”的專利（申請號為2016800726449），其權利要求1要求保護一種輪胎，除了一些輪胎基本構造特征之外，權利要求1限定了兩個重要技術特征：（1）胎冠增強件包括至少一個周向增強元件的層；（2）至少一個縱向定向的切口，所述至少一個縱向定向的切口的深度大于或等于胎面厚度的40%，在所述至少一個縱向定向的切口的底部處測量的寬度與在全新輪胎上的胎面表面處測量的切口的寬度的比例大于2（簡言之，該切口為底部比頂部寬的隱蔽空隙的形式）。

      審查員在審查該發明的過程中檢索到對比文件1和對比文件2，兩篇對比文件都涉及輪胎領域，也都公開了權利要求1的大部分技術特征，區別在于對比文件1沒有公開權利要求1的技術特征（2），而對比文件2沒有公開權利要求1的技術特征（1）。如果僅考慮技術領域和所公開的特征數量這兩個因素，對比文件1和對比文件2作為最接近的現有技術的適格性似乎不相上下。

      審查員在審查意見通知書中明確將對比文件1作為最接近的現有技術。根據審查員的審查思路，對比文件1沒有公開權利要求的技術特征（2），基于該區別，權利要求1實際解決的技術問題是如何提升輪胎的抓地性能。審查員進一步指出，對比文件2公開了上述技術特征（2），其在對比文件2中的目的也是為了提升輪胎的抓地性能，因此對比文件2給出了將上述區別技術特征（2）用于對比文件1以解決其技術問題的啟示。

      乍一看，審查員的審查思路（包括最接近的現有技術的選擇和三步法的應用）并沒有明顯的紕漏，但如果還原本發明的發明構思就能發現上述評述存在邏輯漏洞。

      本發明在背景技術部分記載了現有技術的輪胎在全新狀態下具有一定體積的開放空隙以及一定體積的隱蔽空隙，相比于不包括這種隱蔽空隙的相似輪胎，包括交替隱蔽空隙的一些類型的切口的存在可能造成磨損方面的性能變差，并且出現不規則的磨損形狀。產生不規則磨損形狀的主要原因在于：在輪胎的模制和固化過程中，在包括隱蔽空隙的切口處的彈性體材料不受控地流動，造成胎冠增強件局部變形，這些變形對輪胎的磨損以及特別是磨損規則性方面的性能產生不利影響。申請人意外發現，胎冠增強件中存在周向增強元件的層能夠減少或甚至防止輪胎在固化過程中胎冠增強件的所述局部變形，進而能夠限制或甚至防止這些不規則磨損的現象。

      因此，本發明的發明思路為：發現不規則磨損的問題→發現造成該問題的原因（隱蔽空隙造成的局部變形）→發現解決該問題的手段（設置周向增強元件的層，即上述區別技術特征1）。

      通過閱讀對比文件1不難得知，對比文件1的目的是改進輪胎的耐久性和滾動阻力，主要研究的是胎冠增強件內部的具體結構，而對胎面上的切口形狀沒有任何相關描述，由于不涉及包括隱蔽空隙的切口，因此對比文件1從客觀上就不存在輪胎不規則磨損的問題，本領域技術人員在面臨輪胎不規則磨損問題時，根本沒有動機在對比文件1的基礎上做出改進。相反，對比文件2公開了胎面表面包括具有隱蔽空隙的切口，從客觀上存在輪胎不規則磨損的問題，因此本領域技術人員在面臨由隱蔽空隙造成的不規則磨損的問題時，只會在對比文件2 的基礎上進行改進，而不是在對比文件1 的基礎上進行改進。從這個方面考慮，對比文件2比對比文件1更適合作為本發明的最接近的現有技術。

      如果將對比文件2 作為最接近的現有技術，由于其沒有公開區別技術特征（1），而本發明明確記載了區別技術特征1的作用是解決由隱蔽空隙造成的不規則磨損，那么本發明實際要解決的技術問題就從審查員之前認定的“如何提升輪胎的抓地性能”轉變成了“如何解決由隱蔽空隙造成的不規則磨損”。

      反觀對比文件1，其雖然記載了區別技術特征（1），但其并沒有公開周向增強元件的層對胎面不規則磨損產生抑制作用，因此對比文件1不能提供將區別技術特征（1）應用于對比文件2以解決其技術問題的啟示。對比文件2和對比文件1的組合因此無法破壞本發明權利要求1的創造性。

      通過該案例可以清楚感受到，當選擇不同的對比文件作為最接近的現有技術時，發明實際解決的技術問題、現有技術中針對該技術問題是否存在技術啟示的判斷都會發生巨大變化，發明是否具備創造性的結論也截然不同。只有基于發明構思來選取最接近的現有技術，才能夠把握好整體原則，從多個方面整體考慮，而對創造性做出客觀的判斷。

結語

創造性的評述過程即是重構發明的過程以及判斷該重構過程對本領域技術人員來說是否顯而易見，重構需要建立在一定的現有技術之上，即最接近的現有技術是重構發明的起點，因此，作為改進起點的現有技術應當存在與發明所要解決的技術問題相關聯的內容，即最接近的現有技術應當與發明所要解決的技術問題存在一定的相關性，并非是公開技術特征越多的文獻就越適合作為最接近的現有技術。在判斷創造性時，應當站在申請人的角度，把握發明構思，重構發明過程，才能正確地選取最接近的現有技術，給出更為客觀、也更容易讓申請人信服的創造性結論。